在2021年11月17日的时候,美国专利局在官网中发布了《关于2020年商标现代化法案实施条例的修订规定》(Changes To Implement Provisions of the Trademark Modernization Act of 2020)(简称《商标现代化法案》)。这次商标现代化法案的出台,主要是为了改善和加强美国商标注册的准确性和完整性,这次的修订将于2021年12月18日生效。
这次的修正案修改了美国专利商标局的商标注册异议和注销程序,并增加了新程序。同时,对于商标侵权诉讼,修订正案在程序上降低了品牌所有者在商标侵权诉讼中获得禁令救济的难度。查看法案全文,主要观点如下:
1、新增两项可单方申请撤销注册商标的程序
删除(Expungement)和重新审查(Reexamination)
任何人都可以向商标局出请求(petition),要求美国专利商标局USPTO局长(Director)针对特定商标的全部或者部分注册产品/服务启动删除或重新审查商标注册的程序,理由是该商标从未被用于商业用途(适用于删除程序), 或者是该商标未在某个特定日期前未用于商业用途(适用于重新审查程序)。该请求要求申请人提交声明,证明他已经进行了合理的调查,确定该商标是否用于特定的商品或服务。此外,还需要提交证据和相关的申请费用。如果最终确定请求质疑成立,则商标注册的全部或部分产品/服务将被撤销。
除了依请求提起,该程序同样可以由局长依职权提起。
该政策进一步体现了商标局对打击虚假商标申请、维护商标注册的诚信和真实性的决心。如果商标申请人未根据商标的真实使情况去申请产品/服务,一旦被提起删除或重新审查程序,商标所有权人将不得不花费大量金钱和精力进行答复,即使答复也有可能不会成功。答复不成功的,商标申请将会被全部或者部分撤销。尽管《法案》为商标所有人提供了救济渠道,商标所有权人可以上诉至商标庭审和上诉委员会(Trademark Trial and Appeal Board,下称"TTAB"),或进一步上诉至美国联邦法院,但这无疑会给商标所有权人带来诉累。
2、新增商标撤销程序的起诉理由
该《法案》还为TTAB程序也提供了新的起诉理由:申请人可基于商标所有权人从未将商标用于商业用途为理由,提起撤销程序,但必须在商标注册后的三年内提起。
在《法案》实施之前,申请人以“在先使用”和“引起混淆”为由,提出了撤销程序。随着《法案》中增加了起诉理由后,可以预见的是,会有大量撤销程序案件以商标所有权人从未将商标用于商业用途为理由提起撤销程序,尤其是针对中国商标权人。原告以“被告并未真正在美国商业中使用其商标”作为谈判的筹码,让被告颇为被动。一旦这个理由成为起诉的真正理由,被告将更难作出回应。这进一步提醒所有申请人,必须根据美国商标法将该商标投入商业使用。
3、更加灵活的答复时间
《法案》授权商标局设定更短的OA答复期(当前OA响应期为6个月),但不得短于60天。申请人可以要求将答复期限延长至6个月,但具体要求还需由局长确定。
4、第三方在审查中向商标局提交抗议函(Letters of Protests)
该《法案》为商标局已经施行许久的抗议函程序提供了法定授权,允许第三方在商标审查过程中向商标局提交证据以质疑商标的可注册性。 自今年1月2日起,商标局将对每封抗议信收取50美元的费用,并要求抗议议人在函中说明其抗议的法律依据,并在信中提供相关证据。
5、建立统一的规则,确立难以弥补损害的可辩驳的推定
寻求禁制令救济(injunctive relief)的商标所有人有权在发现存在侵权或维权成功后,有可以在法律程序中针对其遭受的难以弥补的损害(irreparable harm)提出诉求。该诉讼以推定形式来判断,在充足的证据下有被驳斥的可能性(rebuttable presumption)。换而言之,维权人无需主动证明其在法律程序中遭受的损害,而直接被推定有损害产生,有助于辩护人在联邦法院获得有利的判决。
1.合规商标将会得到有效保护
过去几年,跨境电商抢注商标的例子屡见不鲜,举证程序模糊,聘请律师上诉成本高。现在新法增加了撤销程序和重审程序,打击商标抢注的效率更高,成本更低。这样也会导致商标注册越来越难,主要是因为美国商标局对商标的原创性要求越来越高。
2. 申请商标需要严格遵循先使用后申请原则
虽然美国商标局一直强调先使用后申请的原则,但仍有跨境电商卖家选择提供虚假证据申请。该新法将对提供虚假证据的商标申请产生影响。因为第三方现在可以提供相关证据提出审查质疑,商标持有人将面临被提供更多使用证据的风险。
例如,商标产品类目选多了,您将被要求提供全部产品类目使用证据,而未能提供相关使用证据的产品类目将被商标局删除。那么,是否可以意向申请呢?实际上,意向申请只是先申请再补充使用的证据。有人建议商标局应该在前期延长补使用证据时间,但并未被接受。尽管现在美标局审查期已经延长到5-6个月,但是客观原因是无法控制的,建议小伙伴们,在申请美国商标前还是最好准备好所有的资料。
3. 预计现成美标可能会涨价
面对美国商标申请的大量积压,美国商标局并未限制美国商标申请的数量,而是选择增加消除程序和重审程序,以有效的解决美国商标申请的质量问题,有效减少商标的囤积。这无疑是对出售现成美国商标代理或律师的一种挑战。如果大量现成美国商标没有及时出售转让或使用,他们可能会面临第三方提出质疑审查,这无疑是增加现成美标成本。
根据美国跨境电商前景乐观的趋势,现成的美国商标可能会在未来逐渐提高其价格。鉴于目前美国商标申请难度较大,对比一下现成美国商标的当前市场价格,入手现成的美国商标也不错哦!